registro de marca nominativa
Jurisprudência Selecionada

1 - STJ Propriedade industrial. Nulidade. Registro de marca nominativa. Lei 5.772/1971, art. 67, 17

«Somente não se mostra registrável como marca um nome comercial se a empresa titular deste o puder utilizar para os mesmos fins identificatórios pretendidos pela empresa solicitante do registro da marca. Aplicável, para aferir-se eventual colidência entre denominação e marca, o princípio da especificidade (REsp. 9.142-SP). Possível é a coexistência de duas marcas no universo mercantil, mesmo que a mais recente contenha reprodução parcial da mais antiga e que ambas se destinem à utilização em um mesmo ramo de atividade (no caso, classe 25.10 do Ato Normativo 51/81/INPI - Indústria e comércio de «roupas e acessórios do vestuário de uso comum), se inexistente a possibilidade de erro, dúvida ou confusão a que alude o Lei 5.772/1971, art. 67, 17).... (Continua)

2 - STJ Marca. Direito marcário. Registro de nome civil como marca. Ação desconstitutiva (anulação de registro de marca). Instâncias ordinárias que julgaram procedente o pedido a fim de anular o registro de marca nominativa no item/código (subclasse) indicado na exordial (41.10). Insurgência recursal da requerida. Registro de nome civil como marca. Atributo da personalidade digno de especial proteção. Disposição restrita. Autorização tácita e genérica inaplicável à hipótese. Recurso especial desprovido. Hipótese. Ação desconstitutiva ajuizada visando à anulação de registro de marca nominativa em determinado item e classe no INPI (41.10), sob a alegada ausência de autorização específica dos herdeiros ou legatários do cientista Albert Einstein. Recurso especial (CF/88, art. 105, III, «a»). CF/88, art. 5º, XXIX. Lei 9.279/1996, art. 124, XV e XVI. Lei 9.279/1996, art. 129. Lei 9.279/1996, art. 130. Lei 9.279/1996, art. 175. Lei 9.279/1996, art. 129.

1 - A preliminar de negativa de prestação jurisdicional (violação ao CPC/1973, art. 535) suscitada nas razões do recurso especial foi deduzida em caráter subsidiário, acaso se entendesse pela ausência de prequestionamento, sem que tenham sido deduzidos, de forma fundamentada, os pontos - relevantes - cuja apreciação teria sido omitida pela Corte local. Verificada, portanto, a deficiência recursal, aplica-se, analogicamente, a Súmula 284/STF, a obstar o conhecimento. ... (Continua)

3 - STJ Embargos de declaração em recurso especial (CF/88, art. 105, III, «a»). Direito marcário. Ação desconstitutiva (anulação de registro de marca). Acórdão unânime deste órgão fracionário conhecendo em parte do reclamo e, na extensão, desprovendo-o, mantida a procedência do pedido veiculado na demanda, a fim de anular o registro de marca nominativa no item/código (subclasse) indicado na exordial (41.10). Insurgência da requerida.

1 - Nos termos do CPC/2015, art. 1.022, os embargos de declaração, por consubstanciarem modo de impugnação às decisões judiciais de fundamentação vinculada, são cabíveis somente para sanar vícios de omissão, contradição ou obscuridade, admitindo-se, outrossim, sua oposição para correção de erro material. ... (Continua)

4 - TJSP Agravo de instrumento - Ação de obrigação de fazer e não fazer c/c pedido de tutela antecipada de urgência - Decisão recorrida que indeferiu a tutela de urgência para determinar que a ré se abstenha de utilizar a expressão «Partiu pra Orlando e semelhantes e para determinar a suspensão do perfil no Instragram, sob pena de multa diária - Inconformismo das autoras - Pressupostos autorizadores da concessão da tutela de urgência que não restaram devidamente evidenciados - Autoras que depositaram registro de marca nominativa «Partiu Orlando - Proteção que as autoras buscam proteger que extrapola os limites legais correspondentes, porque não têm o monopólio do vocábulo «Partiu Orlando - Elemento nominativo que, ademais, é dotado de baixa distintividade - Controvérsia que não prescinde de contraditório - A relativizar o periculum in mora, eventual violação aos direitos das autoras resolver-se-á em perdas e danos- Decisão mantida - Recurso desprovido

5 - STJ Propriedade industrial. Agravo em recurso especial. Irresignação submetida ao CPC/2015. Ação de nulidade do ato administrativo de indeferimento de pedido de registro de marca nominativa. E (1) (2) colidência entre marcas. Corte fluminense que, com base em análise mercadológica, constatou a atuação das sociedades no mesmo setor de serviços e também a identidade gráfica, fonética e ideológica entre os elementos nominativos dos conjuntos marcários, independentemente da anuência da titular do registro anterior, que é insuficiente para afastar a infração à ordem econômica e consumerista. Reforma da conclusão. Necessidade de reexame do contexto fático probatório. Incidência da Súmula 7/STJ. (3) e registro. Marca nominativa despida de (4) distintividade e acrescida da circunstância de que as respectivas titulares atuam no mesmo nicho comercial. Inviabilidade de convivência das marcas por força destas circunstâncias e configuração de afronta aos sistemas econômico e do consumidor. Precedente específico. Pretensão de afastamento (5) da condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. Recurso especial interposto com esteio em afronta à legislação federal. Ausência de apontamento de norma legal tida por violada. Súmula 284/STF. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido em parte e, nesta extensão, não provido.

1 - A convivência entre as marcas"OPTIMA e"OTIMA SOLUÇÕES DE OTIMIZAÇÃO DE PERFORMANCE, pertencentes a sociedades que atuam no mesmo setor de serviços aliada à identidade gráfica, fonética e ideológica dos conjuntos marcários, independentemente da anuência da titular do registro anterior, circunstância insuficiente para afastar a infração às ordens econômica e consumerista, revela-se inviável.... (Continua)

6 - TJDF Ementa: Marcário. Apelação. Não há similitude entre os elementos figurativos que compõem a marca mista das partes nem risco de confusão ao consumidor em razão de os estabelecimentos terem sede em distintas unidades da Federação que justifique o impedimento de uso. Recurso não provido.

I. Caso em exame... (Continua)

7 - TJSP RECURSO DE APELAÇÃO - DIREITO DE MARCA -

Pedido inibitório cumulado com indenização na forma dos art. 209 e 210, II da Lei 9.279/1996 - Autoras titulares da marca «Vogue - Empresa ré constituída em 1969 que tem como sua denominação social «Vogue Hotel Ltda. - Registro de marca nominativa obtido pela Autora em 10 de outubro de 1974 - Reconhecimento de Alto Renome aos 17 de agosto de 2019 - Sentença de improcedência. ... (Continua)

8 - TJSP Propriedade industrial. Marca. Uso indevido de marca nominativa. Ausência de registro junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI). Autora que não detém a exclusividade sobre a marca. Indenização pretendida indevida. Manutenção da sentença de improcedência. Recurso improvido.

9 - TJSP Propriedade industrial. Marca. Possibilidade de confusão entre site e marca. Autoras detentoras do nome (marca nominativa) devidamente registrado no INPI, que passam a dispor da proteção legal correspondente. Registro na internet que não pode se sobrepor àquele anterior, do Código de Propriedade Industrial. Ação cominatória julgada procedente. Recurso improvido.

10 - TJSP DIREITO MARCÁRIO - AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - MARCAS NOMINATIVA E MISTA «DROGADERMA, DE TITULARIDADE DA AUTORA, QUE SE ENCONTRAM REGISTRADAS NO INPI - CONCORRÊNCIA DESLEAL -

Sentença de improcedência - Inconformismo da autora - Acolhimento - Acervo probatório a utilização indevida e parasitária da marca da autora, para concorrer no mesmo mercado do mesmo segmento, conduta que viola seus direitos de propriedade industrial - Direitos de utilização exclusiva em todo território nacional, ante o deferimento do registro no INPI - Caso em que ré apelada, ao tentar registrar a marca «DROGADERMUS, teve indeferido um pedido, e cassado o outro pelo INPI, exatamente por existirem registros anteriores da marca da autora - Conduta da ré apelante que revela imitação parasitária do elemento nominativo da marca da autora considerando a semelhança das marcas («DROGADERMA e «DROGADERMUS) - Partes que atuam no mesmo ramo de atividade - Dano material e moral caracterizados diante da violação ao direito de uso exclusivo da marca por seu titular e do fato de que gerar confusão no mercado consumidor e desvio de clientela - RECURSO PROVIDO... (Continua)

11 - TJSP Propriedade industrial. Marca e nome comercial. Precedência e anterioridade do uso do nome. Registro da marca nominativa. Proteção assegurada. Similitude dos ramos de atuação. Possibilidade de confusão. Abstenção devida. Ausente comprovação de danos. Recurso não provido.

12 - STJ recurso especial. Propriedade industrial. Ação de nulidade de registro de marca e de abstenção de uso. Colorê / yopa colores. Análise do conjunto marcário. Todo indivisível. Possibilidade de convivência. Ausência de risco de confusão ou associação indevida. Diferença fonética. Família de marcas. Função secundária da expressão colores. Marca mista X marca nominativa. Distinguibilidade suficiente. Nulidade do acórdão. Prejudicialidade. Primazia do julgamento do mérito.

1 - Ação ajuizada em 5/5/2017. Recurso especial interposto em 26/6/2019. Autos conclusos à Relatora em 29/10/2020. ... (Continua)

13 - TJSP Apelação - Direito marcário - Ação de obrigação de fazer e abstenção de uso de marca - Sentença de improcedência - Inconformismo da autora, titular da marca nominativa «Guia da mudança - Não acolhimento - Marca que, embora registrada em sua forma nominativa, contém expressões de natureza nitidamente evocativa, de uso comum, sem originalidade e distintividade capaz de ensejar a proteção marcária - Exclusividade conferida ao titular do registro (art. 129, caput, da LPI) que comporta mitigação no tocante às marcas evocativas, devendo a parte suportar o ônus da convivência com outras marcas semelhantes - Marca evocativa que tem grau de proteção menor do que o atribuído às marcas arbitrárias - Registro de marca que, por si só, não confere ao seu titular o uso do nome do domínio equivalente na Internet - Princípio do «first come, first served - Aplicação do art. 1º da Resolução CGI 08/2008 - Registro do nome do domínio concedido ao primeiro requerente que satisfizer suas exigências - Ausência de prática de concorrência desleal ou de uso parasitário da marca da autora - Entendimento consolidado no C. STJ e nas Câmaras Reservadas de Direito Empresarial - Sentença mantida - RECURSO IMPROVIDO

14 - STJ Agravo regimental no recurso especial. Propriedade industrial. Lei 9.279/1996, art. 124, XIX. Colisão de marcas. Marca nominativa chester e marca mista chester cheetah. Registro concedido sem exclusividade do uso da palavra «chester. Possibilidade de convivência das marcas. Inexistência de confusão entre consumidores. Revisão de matéria fático-probatória. Impossibilidade. Incidência da Súmula 07/STJ. Agravo regimental não provido.

«1. Para a caracterização da infringência de marca, não é suficiente que se demonstrem a semelhança dos sinais e a sobreposição ou afinidade das atividades. É necessário que a coexistência das marcas seja apta a causar confusão no consumidor ou prejuízo ao titular da marca anterior, configurando concorrência desleal. Precedentes. ... (Continua)

15 - TJSP AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. REFORMA. MARCA NOMINATIVA REGISTRADA NO INPI. ALEGAÇÃO DE MARCA FRACA QUE SÓ PODE SER INVOCADA POR TERCEIROS DE BOA-FÉ, O QUE NÃO É O CASO DA RÉ/APELADA. APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA.

O autor é titular da marca nominativa «Fast Burn, registrada no INPI, e alega violação pela ré, em virtude do uso da mesma expressão em produto destinado ao mesmo público consumidor. Sentença de improcedência. Reforma. ... (Continua)

16 - TJSP Apelação. Propriedade industrial. Marca. Ação inibitória c.c indenizatória. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Acolhimento em parte. CONFLITO ENVOLVENDO MARCAS REGISTRADAS, NO INPI, COM IDENTIDADE DE TERMO ESCRITO (ORAL X) E RAMO DE ATUAÇÃO (ÁREA DE ODONTOLOGIA). Ambas as marcas litigantes possuem registro válido perante o INPI (ORAL X - marca nominativa e ORAL X - marca mista), porém, em classes diversas. Contexto que denota aproveitamento parasitário da ré em razão do desvirtuamento do ramo para o qual a sua marca foi concedida, a caracterizar infração marcária. Registro da marca autora que é anterior ao da marca da ré. Prevalência dos princípios da especialidade e anterioridade. Requerimento de registro da marca ré, no mesmo ramo de atuação da marca autora, que foi indeferido pelo INPI, ante o reconhecimento de imitação da marca da autora (art. 124, XIX, da LPI). Atuação da marca ré, no ramo odontológico, que não se revela de boa-fé. Infração ao registro de marca, aproveitamento parasitário e potencial confusão do consumidor demonstrados. Manutenção do direito da ré de se utilizar do domínio «oralxpalmas.com.br, porquanto é titular da marca mista ORAL X e utiliza referido domínio há quase uma década, mas desde que o conteúdo da página não afronte a marca a apelante. Sentença reformada. Inversão da verba de sucumbência. Recurso provido em parte

17 - STJ recurso especial. Direito empresarial. Direito da propriedade industrial. Marcas. Ação de nulidade da marca nominativa vitacin, com pedido de abstenção de uso. Art. 124, XIX, da lpi. Prévio registro, na mesma classe, da marca vitawin. Alegada violação dos arts. 124, XIX, 129 e 130 da lpi. Não ocorrência. Marca vitawin que configura marca altamente sugestiva do produto a que se refere (suplemento multivitamínico). Marca fraca. Exclusividade restrita ao uso literal do signo como registrado. Impossibilidade de apropriação do nome genérico. Art. 124, VI, da lpi. Consequente inviabilidade da proteção almejada, que acabaria por conferir ampla proteção a nome praticamente igual ao genérico.

1 - Ação proposta com o objetivo de anulação, com fundamento no art. 124, XIX, da LPI, do registro da marca VITACIN, diante do prévio registro da marca VITAWIN na mesma classe de produtos, bem como de condenar a ré ase abster de utilizar referido nome ou qualquer outro signo que se assemelhe à marca anteriormente registrada. ... (Continua)

18 - TJRS APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL. AÇÃO INIBITÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROTEÇÃO MARCARIA. MARCA MISTA. COMBINAÇÃO DE ELEMENTOS NOMINATIVOS E FIGURATIVOS. USO DE ELEMENTO NOMINATIVO ISOLADO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO REGISTRO. CONCORRÊNCIA DESLEAL, DE OUTRO LADO, NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTE DO STJ.

O REGISTRO CONCEDIDO PELO INPI À AUTORA REFERE-SE A MARCAS MISTAS, QUE COMBINAM ELEMENTOS NOMINATIVOS E FIGURATIVOS, ASSEGURANDO EXCLUSIVIDADE APENAS AO CONJUNTO, E NÃO AO USO ISOLADO DAS EXPRESSÕES NOMINATIVAS. O DIREITO EXCLUSIVO SOBRE UMA MARCA MISTA NÃO CONFERE, POR SI SÓ, EXCLUSIVIDADE SOBRE ELEMENTOS NOMINATIVOS COMUNS OU GENÉRICOS, ESPECIALMENTE NO MESMO SEGMENTO MERCADOLÓGICO, SALVO QUANDO DEMONSTRADO O USO INDEVIDO CAPAZ DE GERAR CONFUSÃO AO CONSUMIDOR. ALÉM DISSO, A CONFIGURAÇÃO DA CONCORRÊNCIA DESLEAL EXIGE PROVA DE QUE O USO DA MARCA POR TERCEIRO GERA CONFUSÃO AO PÚBLICO OU DESVIO FRAUDULENTO DE CLIENTELA, NOS TERMOS DO Lei 9.279/1996, art. 195, II E IV. IN CASU, CONSIDERANDO A INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO À REPRODUÇÃO/IMITAÇÃO SUSCETÍVEL DE CAUSAR CONFUSÃO OU ASSOCIAÇÃO DA MARCA REGISTRADA PELA AUTORA E OS NOMINATIVOS UTILIZADOS ISOLADAMENTE PELA RÉ, ENQUANTO O REGISTRO DAS MARCAS FUNDACRED, CREDIES E +MAISACESSO CRÉDITO EDUCACIONAL NO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI) FOI CONCEDIDO NA MODALIDADE DE MARCA MISTA, O QUE ASSEGURA EXCLUSIVIDADE APENAS À COMBINAÇÃO DO ELEMENTO NOMINATIVO E FIGURATIVO, NÃO ÀS EXPRESSÕES ISOLADAMENTE; BEM COMO QUE A CONCORRÊNCIA DESLEAL OCORRE APENAS QUANDO HÁ USO INDEVIDO CAPAZ DE CAUSAR CONFUSÃO NO CONSUMIDOR OU DESVIO FRAUDULENTO DE CLIENTELA, NOS TERMOS DO Lei 9.279/1996, art. 195, II E IV, O QUE NÃO RESTOU DEMONSTRADO NO CASO CONCRETO, INVIÁVEL A REFORMA DA SENTENÇA, QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS. PRECEDENTE ESPECÍFICO.... (Continua)

19 - TJSP Apelação - Direito marcário - Ação de obrigação de abstenção de uso de marca registrada e prática de concorrência desleal cumulada com indenização por danos materiais e morais - Sentença de parcial procedência - Inconformismo da ré - Não acolhimento - Autora titular da marca «Pimpolho nas formas mistas e nominativa - Apelante que teve o registro de sua marca registrada negado pelo INPI justamente por reproduzir ou violar o registro da autora - Apelante que propôs ação de nulidade de ato administrativo perante a Justiça Federal que fora julgada improcedente - Utilização do termo «Pimpolho que pode, de fato, confundir ou induzir a erro o público consumidor - Elemento nominativo «Pimpolho que não pode ser considerado evocativo da atividade exercida e que possui originalidade e distintividade suficientes, tanto que fora registrado pelo INPI como marca nominativa - Lei que veda o registro de marca que reproduza ou imite elemento característico da marca de terceiro e que confere ao titular o direito exclusivo da marca em todo o território nacional (art. 129 da LPI) - Precedentes das Câmaras Reservadas - Alegação de que a marca da apelada não possui a predominância de qualquer cor - Irrelevância - Fato que não autoriza a utilização do elemento nominativo «pimpolho pela apelante - Danos materiais presumidos, devendo ser apurado o quantum debeatur em sede de liquidação de sentença, na forma dos art. 208 e 210 da Lei 9279/1996 - Enunciado VIII do Grupo de Câmaras de Direito Empresarial - Pedido de limitação do período de apuração dos lucros cessantes em observância ao prazo prescricional previsto no art. 225 da LPI - Inovação recursal e violação ao princípio da dialeticidade - Apelante que não ventilou a matéria ao juízo de primeira instância e, nas razões recursais, não teceu uma linha sobre a necessidade da observância do prazo, limitando-se a pleiteá-la no pedido subsidiário das razões recursais - Recurso não conhecido nesse particular - Ônus da sucumbência - Parte autora que sagrou-se vencedora em todos os pedidos iniciais, com exceção do quantum indenizatório a título de danos morais - Não configuração de sucumbência recíproca - Incidência da Súmula 326 do C. STJ, a qual permanece hígida, mesmo após a vigência do CPC/2015 - Sucumbência exclusiva da parte ré - Sentença mantida - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVID

20 - TJSP Agravo de instrumento. Propriedade industrial. Marca. Decisão que deferiu a tutela para que a ré se abstenha de utilizar, por qualquer modo, o nome ou a marca da autora (OSTEOMED). Irresignação da ré. Acolhimento. Autora que possui registro da marca mista e nominativa OSTEOMED. Princípio da territorialidade que deve ser afastado, neste momento processual. Indícios de convivência pacífica entre as marcas da autora e da ré por mais de uma década. Questão da anterioridade das marcas que é objeto de questionamento, na esfera administrativa. Fatos complexos. Perigo de dano reverso. Prudente o aguardo do contraditório. Decisão reformada. Recurso provido