Competência da Justiça Estadual para demandas sobre trade dress e concorrência desleal entre particulares e competência da Justiça Federal em ações de nulidade de registro de marca envolvendo INPI

TESE DOUTRINÁRIA EXTRAÍDA DO ACÓRDÃO:

As questões acerca do trade dress (conjunto-imagem) dos produtos, concorrência desleal e outras demandas afins, por não envolverem registro no INPI e cuidando de ação judicial entre particulares, são inequivocamente de competência da justiça estadual, já que não afetam interesse institucional da autarquia federal. No entanto, compete à Justiça Federal, em ação de nulidade de registro de marca, com a participação do INPI, impor ao titular a abstenção do uso, inclusive no tocante à tutela provisória.

COMENTÁRIO EXPLICATIVO

A tese firmada delimita claramente as competências jurisdicionais no âmbito das demandas relativas à propriedade industrial. Quando a discussão versa sobre trade dress ou a prática de concorrência desleal entre particulares – situações em que não há registro no INPI ou discussão sobre a validade desse registro – a competência é da justiça estadual. Por outro lado, quando a pretensão envolve nulidade de registro de marca expedido pelo INPI, bem como a determinação de abstenção de uso pelo próprio titular do registro, a competência é exclusiva da Justiça Federal, impondo-se a participação obrigatória do INPI na lide. A distinção é fundamental para evitar decisões conflitantes e garantir a segurança jurídica e o respeito ao sistema atributivo de proteção marcária.

FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL

• CF/88, art. 5º, XXIX: proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos.
• CF/88, art. 109, I: competência da Justiça Federal nas causas em que a União, autarquias ou empresas públicas federais forem interessadas.
• CF/88, art. 5º, LIII e LIV: devido processo legal e juiz natural constitucionalmente competente.

FUNDAMENTO LEGAL

• Lei 9.279/1996 (Lei da Propriedade Industrial):
• art. 129: aquisição da propriedade da marca pelo registro validamente expedido pelo INPI.
• art. 175: ação de nulidade de registro de marca deve ser proposta perante a Justiça Federal, com participação do INPI.
• art. 195: tipificação de atos de concorrência desleal.
• art. 209: possibilidade de reparação civil por atos de concorrência desleal, ainda que não previstos em lei.
• art. 124: elementos não registráveis como marca.
• CPC/2015, art. 1.036: sistemática de recursos repetitivos.
• CPC/2015, art. 327, §1º, II: requisitos para cumulação de pedidos – competência do mesmo juízo.

SÚMULAS APLICÁVEIS

• Súmula 150/STJ: Compete à Justiça Estadual julgar ação em que se discute a utilização de marca, salvo quando o INPI for parte.
• Súmula 7/STJ: Óbice ao reexame de provas em recurso especial (quanto à apuração de danos).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A fixação da tese pelo Superior Tribunal de Justiça reitera e uniformiza o entendimento jurisprudencial acerca da divisão de competências entre a Justiça Estadual e a Justiça Federal nas lides de propriedade industrial. A decisão fortalece a segurança jurídica ao evitar que juízos estaduais promovam, direta ou indiretamente, a anulação de registros válidos concedidos pelo INPI, o que poderia gerar instabilidade no sistema marcário nacional e comprometer a confiança dos agentes econômicos na proteção conferida pelo Estado. Por outro lado, garante a efetividade da tutela contra a concorrência desleal e uso indevido de trade dress, assegurando ao Judiciário estadual o poder de coibir práticas parassitárias e confusórias no mercado, desde que não envolva a validade do registro federal.

O julgamento impactará diretamente a forma como empresas estruturam suas estratégias de proteção de ativos intangíveis, exigindo uma análise cuidadosa sobre o foro competente, a natureza dos pedidos e a necessidade de cumulação ou separação de ações. Ademais, impede decisões contraditórias, como aquelas em que a Justiça Estadual determina a abstenção do uso de marca registrada enquanto a Justiça Federal mantém a validade do registro, promovendo maior previsibilidade e eficiência na tutela dos direitos de propriedade industrial.

ANÁLISE CRÍTICA

A argumentação do acórdão é sólida ao separar a proteção do trade dress – que não é objeto de registro junto ao INPI e se insere no âmbito da repressão à concorrência desleal – da propriedade marcária, que depende de registro e, consequentemente, da tutela administrativa e judicial federal. O respeito à competência constitucionalmente fixada para a Justiça Federal em matérias que envolvam a validade de atos administrativos do INPI é fundamental para a higidez do sistema de propriedade industrial. Ao mesmo tempo, reconhece-se a autonomia do Judiciário estadual para reprimir práticas desleais e proteger signos distintivos não registráveis.

Praticamente, o acórdão previne o uso abusivo de demandas judiciais como via transversa para anular registros válidos, reforçando a necessidade de atuação coordenada entre os foros jurisdicionais e o INPI. Consequentemente, promove a previsibilidade e a segurança jurídica, valores essenciais para um ambiente de negócios saudável e para a atração de investimentos, além de alinhar o Brasil aos compromissos internacionais assumidos em matéria de propriedade industrial, como a Convenção de Paris e o Acordo TRIPS.