LEI 9.279, DE 14 DE MAIO DE 1996

(D. O. 15-05-1996)

Disposições Preliminares -
Título III - DAS MARCAS
Capítulo I - DA REGISTRABILIDADE
Seção III - MARCA DE ALTO RENOME

Art. 125

- À marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade.

Doc. LEGJUR 140.9045.7006.3100
TJSP
- Tutela antecipada. Requisitos. Propriedade Industrial. Marca de alto renome. Hipótese que goza de proteção em território nacional em qualquer ramo de atividade. Lei 9279/1996, art. 125. Abstenção da utilização a qualquer título da marca, inclusive em nome de domínio de internet. Relevância do direito invocado. Perigo de lesão grave ou difícil reparação identificada. Tutela antecipada concedida. Recurso provido para este fim.

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Doc. LEGJUR 157.4360.1003.6500
STJ
- Recurso especial. Propriedade industrial. Marca de alto renome. Não reconhecimento. Atribuições típicas do instituto nacional da propriedade industrial. Inpi. Controle do poder judiciário. Mérito administrativo. Impossibilidade. Princípio da separação dos poderes.
«1. Cinge-se a controvérsia a analisar se a marca da recorrente enquadra-se na categoria normativa denominada de marca de alto renome, conforme amparada pelo Lei 9.279/1996, art. 125.

2. Na hipótese, os seguintes fatos são incontroversos: é notório o prestigio da marca Omega na fabricação mundial de relógios e a empresa recorrida situa-se no ramo local de móveis, não havendo risco de causar confusão ou associação com marca recorrente.

3. A instância ordinária concluiu: a) que a recorrente não faz jus à proteção marcária em todos os ramos de atividade; b) que o signo Omega não pode ser considerado uma exceção ao princípio da especialidade a ponto de impedir que terceiros façam uso dele e c) que o signo em análise é uma marca fraca, insuscetível da deferência legal insculpida no Lei 9.279/1996, art. 125.

4. O Poder Judiciário não pode substituir o Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI na sua função administrativa típica de avaliar o atendimento aos critérios normativos essenciais à caracterização do alto renome de uma marca, haja vista o princípio da separação dos poderes. Precedentes do STJ.

5. No caso concreto, o INPI indeferiu a qualificação jurídica de alto renome (Lei 9.279/1996, art. 125) à marca Omega.

6. Recurso especial não provido.»

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Doc. LEGJUR 103.1674.7023.3800
STJ
- Propriedade industrial. Marca própria. Notoriedade. Registro. Princípio da especificidade. Exceção. Marca «CARACU». Lei 5.772/71, art. 67. Lei 9.279/96, art. 125.
«O direito marcário brasileiro vincula-se ao princípio da especificidade segundo o qual a marca produz efeitos somente em relação a produtos ou serviços da respectiva classe de registro. Entretanto, a própria lei de regência traz exceção à regra, disciplinando que a marca notória, declarada em registro próprio, goza de proteção em todas as classes.

A proteção legal tem por escopo resguardar o consumidor adquirente do produto, crédulo da procedência comum dos bens, sobretudo em razão do grande potencial econômico das empresas que detêm a titularidade da marca notória.»

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Doc. LEGJUR 136.2630.7000.2000
STJ
- Marca. Alto renome. Declaração. Procedimento. Ato administrativo. Omissão da administração publica. Controle pelo Poder Judiciário. Limites. Princípio da separação dos poderes. Considerações da Minª. Nancy Andrighi sobre o tema. Lei 9.279/1996, art. 125. CF/88, arts. 2º e 5º, XXIX.
«... Cinge-se a lide a determinar se o alto renome de uma marca pode ser reconhecido e declarado judicialmente, ou se está obrigatoriamente sujeito a procedimento administrativo junto ao INPI.

A marca, cuja propriedade é consagrada pelo art. 5º, XXIX, da CF, se constitui num sinal distintivo de percepção visual que individualiza produtos e/ou serviços. O seu registro confere ao titular o direito de usar, com certa exclusividade, uma expressão ou símbolo.

A sua proteção, para além de garantir direitos individuais, salvaguarda interesses sociais, na medida em que auxilia na melhor aferição da origem do produto e/ou serviço, minimizando erros, dúvidas e confusões entre usuários.

Na lição de Denis Borges Barbosa, o interesse constitucional nas marcas está em “proteger o investimento em imagem empresarial, mas sem abandonar, e antes prestigiar, o interesse reverso, que é o da proteção do consumidor” (Proteção das marcas. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p. 240).

Essa proteção varia conforme o grau de conhecimento de que desfruta a marca no mercado. Prevalecem, como regra, os princípios da territorialidade e da especialidade. Pelo princípio da territorialidade, a proteção conferida à marca deve respeitar a soberania de cada Estado e as especificidades do seu ordenamento jurídico. Direitos marcários concedidos à luz de diferentes legislações, ainda que tenham por objeto a mesma marca, são absolutamente distintos, susceptíveis de proteção autônoma em cada um dos Estados. Já pelo princípio da especialidade, o registro da marca confere exclusividade de uso apenas no âmbito do mercado relevante para o ramo de atividade ao qual pertence o seu titular.

Essas regras, no entanto, comportam exceções, notadamente quando se verifica o fenômeno que Denis Borges Barbosa denomina “extravasamento do símbolo”, ou seja, marcas cujo conhecimento pelo público e/ou mercado ultrapassa o âmbito de proteção conferido pelo registro.

A LPI, consagrando os princípios instituídos pela Convenção da União de Paris (1967) e o acordo sobre os aspectos da propriedade intelectual relacionados ao comércio - TRIPs/ADPIC (1994), admitiu duas formas de “extravasamento do símbolo”, atuando no sentido de mitigar os mencionados preceitos informadores do registro de marcas. Na primeira hipótese temos o que o art. 125 da LPI denomina marca de alto renome, em que há temperamento do princípio da especialidade e no segundo caso o que o art. 126 da LPI chama de marca notoriamente conhecida, em que há abrandamento do princípio da territorialidade.

Todavia, embora preveja os efeitos decorrentes do respectivo registro, o art. 125 da LPI não estabeleceu os requisitos necessários à caracterização do alto renome, sujeitando o dispositivo legal à regulamentação do INPI, que veio por intermédio da Resolução 110/04, posteriormente substituída pela Resolução 121/05.

Ocorre que, diferentemente da revogada Lei 5.772/71, que previa uma declaração abstrata com o mesmo prazo de validade do registro básico, o art. 3º da Resolução 121/05 dispõe que a declaração de alto renome deverá ser requerida “como matéria de defesa, quando da oposição a pedido de registro de marca de terceiro ou do processo administrativo de nulidade de registro de marca de terceiro que apresente conflito com a marca invocada de alto renome”.

Vale dizer, a sistemática imposta pelo INPI somente admite que o interessado obtenha o reconhecimento do alto renome de uma marca pela via incidental.

Na prática, portanto, respeitada a regra da Resolução 121/05, o titular de uma marca de alto renome só conseguirá a respectiva declaração administrativa a partir do momento em que houver a adoção de atos potencialmente capazes de violar essa marca.

A inexistência de um procedimento administrativo tendente à obtenção de uma declaração direta e abstrata do alto renome suscitou severas críticas de parte da doutrina, que considera essa declaração intrínseca ao direito constitucional de proteção integral da marca, permitindo que o titular atue preventivamente, antes do surgimento de um risco concreto de violação da propriedade industrial.

Diante disso, tornaram-se comuns ações como a presente, em que o titular busca a declaração judicial do alto renome de sua marca.

O STJ já teve a oportunidade de apreciar essa questão, tendo consolidado o entendimento de que “compete ao INPI avaliar a marca para caracterizá-la como notória ou de alto renome” (REsp 716.179/RS, 4ª Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 14.12.2009. No mesmo sentido: AgRg no AgRg no REsp 1.116.854/RJ, 3ª Turma, Relator Min. Massami Uyeda, DJe de 02.10.2012).

Esse entendimento se formou em torno do raciocínio construído pelo i. Min. Jorge Scartezzini, em julgado precursor da matéria, no qual sua Exa. citando a lição de Fábio Ulhoa Coelho, conclui que a declaração do alto renome “consiste em ato discricionário do INPI, insuscetível de revisão pelo Poder Judiciário, senão quanto aos seus aspectos formais, em vista da tripartição constitucional dos poderes do Estado” (EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 653.609/RJ, 4ª Turma, DJ de 27.06.2005).

Entretanto, não obstante eu mesma já tenha me filiado a esse entendimento em julgamentos anteriores, a relatoria deste processo me fez refletir melhor sobre o tema.

Em primeiro lugar, destaco a necessidade de se estabelecer se há efetivo interesse do titular em obter uma declaração geral e abstrata de que sua marca é de alto renome.

Nesse aspecto, noto que parte da doutrina, do que é exemplo José Carlos Tinoco Soares, afirma que o alto renome não dependeria de registro, pois “tem o seu conhecimento absoluto, granjeado em razão de seu conceito, qualidade do produto e/ou serviço, distinguibilidade que se adquire pela aceitação pública e manifesta de qualquer um do povo, sem distinção de classe social ou de lugar onde a marca é empregada porque, na realidade, é a marca absoluta que ninguém em sã consciência poderá desconhecer” (Marcas notoriamente conhecidas – marcas de alto renome vs. Diluição. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 215).

Não se ignora que o alto renome pressupõe a ampla e irrestrita notoriedade da marca – ao ponto de se imaginar que qualquer produto que a ostente seja fabricado pelo seu titular – circunstância que dá ensejo a uma proteção geral, em todas as classes, de modo a evitar o aproveitamento indevido e parasitário da propriedade intelectual, bem como a confusão do mercado consumidor.

A questão, porém, não se encerra aí. Ainda que uma determinada marca seja de alto renome, até que haja uma declaração oficial nesse sentido, essa condição será ostentada apenas em tese. Dessa forma, mesmo que exista certo consenso de mercado acerca do alto renome, este atributo depende da confirmação daquele a quem foi conferido o poder de disciplinar a propriedade industrial no Brasil, declaração essa que se constitui num direito do titular, inerente ao direito constitucional de proteção integral da marca, não apenas para que ele tenha a certeza de que sua marca de fato possui essa peculiaridade, mas sobretudo porque ele pode – e deve – atuar preventivamente no sentido de preservar e proteger o seu patrimônio intangível, sendo despropositado pensar que o interesse de agir somente irá surgir com a efetiva violação.

Pior do que isso, o reconhecimento do alto renome só pela via incidental imporia ao titular um ônus injustificado, de constante acompanhamento dos pedidos de registro de marcas a fim de identificar eventuais ofensas ao seu direito marcário.

Ademais, não se pode perder de vista que muitas vezes sequer há a tentativa de depósito da marca ilegal junto ao INPI, até porque, em geral, o terceiro sabe da inviabilidade de registro, em especial quando a colidência se dá com marca de alto renome. Nesses casos, a controvérsia não chega ao INPI, impedindo que o titular da marca adote qualquer medida administrativa incidental visando à declaração do alto renome.

Acrescente-se, por oportuno, que ao dispor que “a proteção de marcas de alto renome não dependerá de registro na jurisdição em que é reivindicada”, a AIPPI (Association Internationale pour la Protection de la Propriété Industrielle) não isentou (ou pelo menos não impediu) essas marcas de registro, tampouco afirmou que essa condição (de alto renome) independeria de uma declaração oficial; apenas salientou que elas estariam resguardadas mesmo sem prévio registro, ou seja, prevaleceriam sobre marcas colidentes, ainda que estas fossem registradas anteriormente.

Até porque, como dito, por mais que se tenha um consenso em torno do alto renome de uma marca, a confirmação desse atributo somente virá com uma declaração oficial nesse sentido.

Verifica-se, portanto, haver efetivo interesse do titular em obter uma declaração geral e abstrata de que sua marca é de alto renome.

A partir daí, conclui-se que a lacuna existente na Resolução 121/05 – que prevê a declaração do alto renome apenas pela via incidental – configura omissão do INPI na regulamentação do art. 125 da LPI, situação que justifica a intervenção do Poder Judiciário.

Essa constatação nos remete a um segundo problema, qual seja, determinar os limites da intervenção do Poder Judiciário no reconhecimento do alto renome de uma marca.

Hely Lopes Meirelles aduz que a inércia do Poder Público caracteriza abuso de poder, corrigível pela via judicial, ponderando que “o silencio não é ato administrativo”, de maneira que “não cabe ao Judiciário praticar o ato omitido pela Administração mas, sim, impor sua prática” (Direito administrativo brasileiro, 30ª ed. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 114).

Outro não tem sido o entendimento do STJ, ao assentar que “ainda que haja ato omissivo da Administração, o Poder Judiciário não pode suprir essa omissão e decidir o mérito do processo administrativo, mas apenas determinar que o procedimento seja concluído em tempo razoável” (MS 14.760/DF, 1ª Seção, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe de 16.06.2010. No mesmo sentido: REsp 958.641/PI, 1ª Turma, Rel. Min. Denise Arruda, DJe de 26.11.2009; e MS 10.778/DF, 1ª Seção, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJ de 14.08.2006).

Dessa forma, até que haja a manifestação do INPI pela via direta, a única ilegalidade praticada será a inércia da Administração Pública, sendo incabível, ao menos nesse momento, a ingerência do Poder Judiciário no mérito do ato omissivo.

Por outro lado, havendo decisão do INPI a respeito da existência ou não do alto renome, a questão atinente à intervenção do Poder Judiciário ganha novos contornos.

Os atos administrativos em geral encontram-se sujeitos a controle judicial, corolário do preceito constitucional insculpido no art. 5º, XXXV, de que não se excluirá da apreciação do Poder Judiciário nenhuma lesão ou ameaça a direito.

Há, porém, limitação quanto ao objeto do controle, que se restringe à legalidade (conformidade com a legislação) e legitimidade (conformidade com os princípios básicos da administração pública) do ato, sendo defeso ao Poder Judiciário se manifestar acerca da sua conveniência, oportunidade e/ou eficiência, isto é, sobre o que se convencionou denominar de mérito administrativo.

Cabem, nesse ponto, algumas considerações acerca dos atos administrativos discricionários.

A discricionariedade administrativa deriva da multiplicidade e complexidade das atividades desempenhadas pelo Poder Público, em relação às quais a lei, por mais minuciosa e casuística que seja, não consegue prever todos os caminhos a serem seguidos, ou pelo menos não o caminho que se mostre mais vantajoso ou correto para cada hipótese.

Como leciona Hely Lopes Meirelles, a discricionariedade administrativa é “a ferramenta jurídica que a ciência do Direito entrega ao administrador para que realize a gestão dos interesses sociais respondendo às necessidades de cada momento” (op. cit. p. 168).

Mas essa discricionariedade não se confunde com arbitrariedade, devendo a autoridade administrativa, entre as alternativas que se apresentarem, optar por aquela que melhor corresponda àquilo que está expresso ou subentendido em lei, sempre com vistas a alcançar o fim por ela almejado.

Em complemento a esse raciocínio, Maria Sylvia Zanella Di Pietro lembra a evolução das limitações impostas à discricionariedade administrativa e anota que, após a construção da teoria dos motivos determinantes, passou-se a admitir o controle judicial com base na violação de princípios gerais do direito, como a boa-fé e a proporcionalidade, afirmando que “hoje, a discricionariedade administrativa é vista como uma liberdade de opção entre duas ou mais alternativas válidas perante o direito, e não apenas perante a lei”, motivo pelo qual “sofre maiores limitações, ficando muito mais complexa a atividade de controle” (Discricionariedade técnica e discricionariedade administrativa, in Revista Brasileira de Direito Público, Belo Horizonte, ano 5, 17, abr/jun 2007, pp. 77-78).

Nesse contexto, ganha relevância a distinção entre discricionariedade técnica e discricionariedade administrativa, fruto dessa evolução do Direito Administrativo, sobretudo a partir da reforma administrativa de 1998, que culminou na privatização de serviços públicos e na criação de agências reguladoras, autarquias especiais, dotadas de poder regulamentar, fiscalizador e sancionatório.

Essa distinção, inspirada na doutrina portuguesa de Afonso Rodrigues Queiró, parte da diferenciação entre discricionariedade e interpretação da norma. Para o referido autor, a estruturação da norma se apoia em dois conceitos que, embora igualmente advindos do ser e do dever-ser, distinguem-se em: (i) conceito prático, suscetível de uma variedade de sentidos entre si diferentes, impondo condições de fato que a norma só pode exigir de forma implícita e que, portanto, confere competência discricionária; e (ii) conceito teorético, a demandar perfeita subsunção das condições de fato à norma, fazendo exsurgir uma competência vinculada.

Juliano Heinen bem sintetiza essa questão, frisando que a subjetividade de um conceito não autoriza dizer que se têm, diante dele, várias alternativas. Para o autor, “indeterminação não se confunde com múltiplas opções de ação previamente determinadas. A existência de muitas opções hermenêuticas garante uma indeterminação momentânea, para, após uma juízo de valor, ter-se uma opção. Fato completamente diverso seria a existência, desde o início, de duas ou mais alternativas de atuação, que permanecerão presentes até o momento de se concentrar em apenas uma delas” (Para uma nova concepção do princípio da legalidade em face da discricionariedade técnica, in Revista Forense, Rio de Janeiro, ano 106, vol. 412, nov/dez 2010, p. 463).

Diante disso, conclui-se que a discricionariedade administrativa é de certa forma residual, isto é, ela só se legitima quando não houver mais margem para a interpretação da própria lei. Somente após o encerramento do processo exegético da norma, o que inclui a aplicação dos seus conceitos teoréticos, e perdurando mais de uma solução possível e aceitável à luz dos princípios básicos da administração pública, é que se adentra o campo da discricionariedade administrativa.

Percebe-se, com isso, que supostas discricionariedades presentes na norma – emanadas de conceitos indeterminados – uma vez interpretadas podem, na prática, conduzir a uma única solução, o que, a rigor, não confere à administração pública nenhuma margem de atuação discricionária.

É exatamente o que ocorre na discricionariedade técnica que, conforme adverte Maria Sylvia Zanella di Pietro, não caracteriza uma discricionariedade de fato. De acordo com a i. professora, na discricionariedade técnica “existe uma solução única a ser adotada com base em critérios técnicos fornecidos pela ciência. Quando um ente administrativo baixa atos normativos definindo conceitos indeterminados, especialmente os conceitos técnicos e os conceitos de experiência, ele não está exercendo o poder regulamentar, porque este supõe a existência de discricionariedade administrativa propriamente dita que, no caso, não existe” (op. cit. pp. 91-92).

Nesse sentido, somente haverá discricionariedade administrativa quando a administração pública tiver de optar entre mais de um critério técnico. A existência de um único critério técnico impõe ao agente estatal um padrão de conduta vinculado.

Em suma, a possibilidade de mais de uma interpretação da norma conduz à discricionariedade técnica, enquanto a possibilidade de mais de uma atuação frente à norma conduz à discricionariedade administrativa.

A consequência dessa diferenciação é bem apreendida por Juliano Heinen, ao consignar que “a discricionariedade técnica, porque mera consequência de uma valoração do administrador público diante da abstração do texto normativo, pode ser controlada pelo Poder Judiciário, pelo simples fato de que a interpretação final de um texto legal é dada justamente pelo magistrado” (op. cit. p. 465).

Essas considerações subsumem-se perfeitamente ao registro de marcas. A análise do INPI encontra-se vinculada aos parâmetros técnicos estabelecidos na Lei 9.279/1996 e em suas próprias resoluções, sendo-lhe em princípio vedado negar registro a uma marca que preencha os requisitos legais.

Para coibir eventuais condutas abusivas, a Lei 9.279/1996 previu não apenas recursos administrativos, mas uma ação de nulidade de registro de marca, por meio da qual é dado ao Poder Judiciário rever o juízo discricionário (técnico) do INPI. Vale dizer, o próprio legislador reconheceu que, embora essa decisão envolva mérito administrativo, o ato deriva do exercício de uma discricionariedade vinculada, portanto sujeita a controle pelo Poder Judiciário.

Raciocínio análogo pode ser desenvolvido em relação à Resolução 121/05, editada pelo INPI para regulamentar o art. 125 da LPI. Ao fazê-lo estabeleceu, no art. 2º, o que se entende por marca de alto renome, afirmando tratar-se daquela que “goza de uma autoridade incontestável, de um conhecimento e prestígio diferidos, resultantes da sua tradição e qualificação no mercado e da qualidade e confiança que inspira, vinculadas, essencialmente, à boa imagem dos produtos ou serviços a que se aplica, exercendo um acentuado magnetismo, uma extraordinária força atrativa sobre o público em geral, indistintamente, elevando-se sobre os diferentes mercados e transcendendo a função a que se prestava primitivamente, projetando-se apta a atrair clientela pela sua simples presença”.

Cuida-se de claro exercício de discricionariedade técnica, pois, não obstante tenha tido liberdade para regulamentar o art. 125 da LPI, o INPI se viu obrigado a respeitar conceitos técnico-científicos para definir o que vem a ser marca de alto renome.

De forma semelhante, ao se manifestar acerca do alto renome de uma marca, o INPI também agirá com discricionariedade técnica, pois realizará sua análise com base na interpretação da legislação aplicável, inclusive sua própria resolução, e, presentes os requisitos fixados, estará em princípio obrigado a conceder o registro, ou seja, haverá duas possiblidades de interpretação, mas não duas possiblidades de atuação.

Em síntese, conclui-se que os atos do INPI relacionados com o registro do alto renome de uma marca, por derivarem do exercício de uma discricionariedade técnica e vinculada, encontram-se sujeitos a controle pelo Poder Judiciário, sem que isso implique violação do princípio da separação dos poderes.

Na hipótese específica dos autos, verifica-se que a recorrente teve a iniciativa de ajuizar ação objetivando a declaração do alto renome da marca ABSOLUT, sem que houvesse prévia manifestação do INPI.

Como visto, porém, a lacuna presente na Resolução 121/05 autoriza o Poder Judiciário a, num primeiro momento, apenas suprir a omissão do INPI em declarar de forma direta a existência ou não do alto renome de uma marca.

Deveria a recorrente, portanto, ter se limitado a adotado medida judicial tendente a provocar a manifestação do INPI.

Conclui-se, assim, que ao reconhecer o alto renome da marca ABSOLUT, na ausência de uma declaração administrativa do INPI a respeito, a decisão rescindenda exerceu função que legalmente compete àquele órgão, violando a tripartição dos poderes do Estado, assegurada pelo CF/88, art. 2º. Vale dizer, não houve controle do ato administrativo, mas efetiva prática deste ato em substituição ao INPI.

Nem se diga que essa ausência de manifestação do INPI estaria superada pelo fato de a referida autarquia ter integrado o polo passivo da ação rescindenda, pois é natural que a representação jurídica da administração pública, movida pelos princípios da legalidade e da eventualidade, se veja na obrigação de apresentar defesa, impugnando as alegações da parte contrária e evitando a caracterização da revelia. ...» (Minª. Nancy Andrighi).»

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Doc. LEGJUR 136.2630.7000.1900
STJ
- Marca. Alto renome. Declaração. Procedimento. Ato administrativo. Omissão da administração publica. Controle pelo Poder Judiciário. Limites. Princípio da separação dos poderes. Lei 9.279/1996, art. 125. CF/88, arts. 2º e 5º, XXIX.
«1. Embora preveja os efeitos decorrentes do respectivo registro, o art. 125 da LPI não estabeleceu os requisitos necessários à caracterização do alto renome de uma marca, sujeitando o dispositivo legal à regulamentação do INPI.

2. A sistemática imposta pelo INPI por intermédio da Resolução 121/05 somente admite que o interessado obtenha o reconhecimento do alto renome de uma marca pela via incidental.

3. O titular de uma marca detém legítimo interesse em obter, por via direta, uma declaração geral e abstrata de que sua marca é de alto renome. Cuida-se de um direito do titular, inerente ao direito constitucional de proteção integral da marca.

4. A lacuna existente na Resolução 121/05 – que prevê a declaração do alto renome apenas pela via incidental – configura omissão do INPI na regulamentação do art. 125 da LPI, situação que justifica a intervenção do Poder Judiciário.

5. Ainda que haja inércia da Administração Pública, o Poder Judiciário não pode suprir essa omissão e decidir o mérito do processo administrativo, mas apenas determinar que o procedimento seja concluído em tempo razoável. Dessa forma, até que haja a manifestação do INPI pela via direta, a única ilegalidade praticada será a inércia da Administração Pública, sendo incabível, nesse momento, a ingerência do Poder Judiciário no mérito do ato omissivo.

6. Por outro lado, os atos do INPI relacionados com o registro do alto renome de uma marca, por derivarem do exercício de uma discricionariedade técnica e vinculada, encontram-se sujeitos a controle pelo Poder Judiciário, sem que isso implique violação do princípio da separação dos poderes.

7. Recurso especial a que se nega provimento.»

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Doc. LEGJUR 103.1674.7570.5600
TJRJ
- Propriedade intelectual. Carta Olímpica. Natureza de instrumento particular internacional, sem essência de Tratado ou Convenção Internacional. Invocação do Tratado de Nairóbi, Decreto Legislativo 21 de 04/06/1984, que confere proteção aos anéis olímpicos. Impertinência. Demanda temerária. Intenção do autor de induzir o julgador a erro de interpretação. Lei 9.279/1996, art. 125 e Lei 9.279/1996, art. 126.
«Utilização de parte do referido tratado, o que melhor servia para lastrear a demanda, sem deixar claro que a referência ao objeto protegido na Norma diz respeito a bem jurídico alheio à lide. Atitude maliciosa ou, no mínimo, ingênua. Invocação dos arts. 125 e 126 da Lei de Propriedade Industrial. Referências na legislação especial às marcas de alto renome e notoriamente conhecida, respectivamente. Descabimento. Contrafação a direito marcário desconfigurada. Apelante que tenta convencer ter titularidade sobre qualquer produção artística reveladora da figura de uma tocha. Desenho de tocha empregado pela apelada que é uma criação artística originária e independente. Símbolos utilizados pela empresa-ré que não guardam identidade com a tocha oficial das Olimpíadas de Pequim. A denominada «Lei Pelé» protege os Símbolos Olímpicos especificamente criados para identificar a realização de evento esportivo em si. Ausência de demonstração nos autos de que a atitude da empresa traduz intenção de ser patrocinadora do evento esportivo oficial.»

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Doc. LEGJUR 103.1674.7563.0000
STJ
- Marca. Propriedade industrial. Ação cominatória. Proibição ao uso de marca de alto renome. Exceção ao princípio da especialidade. Impossibilidade de associação entre produtos e serviços. Irrelevância. Declaração do INPI reconhecendo a marca de «alto renome». Imprescindibilidade. Lei 9.279/96, arts. 124, XIX e 125.
«O direito de propriedade da marca é limitado, entre outros, pelo princípio da especialidade/especificidade, o qual é previsto, de forma implícita no Lei 9.279/1996, art. 124, XIX. O princípio da especialidade não se aplica às marcas de alto renome, sendo assegurada proteção especial em todos os ramos da atividade, nos termos do Lei 9.279/1996, art. 125. É irrelevante, para fins de proteção das marcas de alto renome, a discussão a respeito da impossibilidade de confusão pelo consumidor na aquisição de produtos ou serviços. Para se conceder a proteção conferida pelo Lei 9279/1996, art. 125, é necessário procedimento junto ao INPI, reconhecendo a marca como de «alto renome».»

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Doc. LEGJUR 183.2540.8002.8400
STJ
- Recurso especial. Direito marcário. Pretensão da autora de exclusividade de uso do nome «chandon» em qualquer atividade. Ausência de registro como marca de alto renome. Marca notoriamente conhecida. Proteção restrita ao respectivo ramo de atividade. Manutenção do registro de marca da recorrida. Exercício de ramos de atividades diversos. Recurso improvido.
«1 - As marcas de alto renome, registradas previamente no INPI como tal, gozam, nos termos do Lei 9.279/1996, art. 125, de proteção em todos os ramos de atividade, enquanto as marcas notoriamente conhecidas gozam de proteção internacional, independentemente de formalização de registro no Brasil, apenas em seu ramo de atividade, consoante dispõem os arts. 126 da referida lei e 6º bis, 1, da Convenção da União de Paris, ratificada pelo Decreto 75.572/1975. Neste último, é plenamente aplicável o princípio da especialidade, o qual autoriza a coexistência de marcas idênticas, desde que os respectivos produtos ou serviços pertençam a ramos de atividades diversos. 2. O aludido princípio visa a evitar a confusão no mercado de consumo do produto ou serviço prestado por duas ou mais marcas, de modo que, para tanto, deve ser levado em consideração o consumidor sob a perspectiva do homem médio.

3 - No caso dos autos, o uso das duas marcas não é capaz de gerar confusão aos consumidores, assim considerando o homem médio, mormente em razão da clara distinção entre as atividades realizadas por cada uma delas. Não há risco, de fato, de que o consumidor possa ser levado a pensar que a danceteria seria de propriedade (ou franqueada) da MOET CHÂNDON francesa, proprietária do famoso champanhe.

4 - Não se tratando a recorrente de marca de alto renome, mas de marca notoriamente conhecida e, portanto, protegida apenas no seu mesmo ramo de atividade, não há como alterar as conclusões constantes do acórdão recorrido.

5 - Recurso especial improvido.»

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Doc. LEGJUR 164.9132.6001.7400
STJ
- Propriedade industrial. Cancelamento de registro da marca «megamass». Reconhecimento da notoriedade da marca estrangeira «mega mass». Exceção ao princípio da territorialidade. Art. 6º bis, 1, da cup. Lei 9.279/1996, art. 126.
«1. O art. 6º bis, 1, da Convenção da União de Paris, que foi ratificado pelo Decreto 75.572/1975 e cujo teor foi confirmado pelo Lei 9.279/1996, art. 126, confere proteção internacional às marcas notoriamente conhecidas, independentemente de formalização de registro no Brasil, e vedam o registro ou autorizam seu cancelamento, conforme o caso, das marcas que configurem reprodução, imitação ou tradução suscetível de estabelecer confusão entre os consumidores com aquela dotada de notoriedade.

2. Referida proteção não fica restrita aos produtos que sejam registráveis na mesma classe, exigindo-se apenas que sejam integrantes do mesmo ramo de atividade.

3. As marcas notoriamente conhecidas, que gozam da proteção do art. 6º bis, 1, da CUP, constituem exceção ao princípio da territorialidade, isto é, mesmo não registradas no país, impedem o registro de outra marca que a reproduzam em seu ramo de atividade. Além disso, não se confundem com a marca de alto renome, que, fazendo exceção ao princípio da especificidade, impõe o prévio registro e a declaração do INPI de notoriedade e goza de proteção em todos os ramos de atividade, tal como previsto no Lei 9.279/1996, art. 125.

4. Quando as instâncias ordinárias, com amplo exame do conjunto fático-probatório, cuja revisão está obstada pela incidência da Súmula 7/STJ, concluem que determinada marca estrangeira possui notoriedade reconhecida no ramo de suplementos alimentares em diversos países, não havendo dúvida acerca da possibilidade de provocar confusão nos consumidores, deve, portanto, ser mantido o cancelamento do registro da marca nacional de nome semelhante.

5. Recurso especial conhecido e desprovido.»

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Doc. LEGJUR 142.6053.3001.5100
STJ
- Marca notória. Ação rescisória. Fundamento no CPC/1973, art. 485, IV e V. Marca notória «vigor». Registro deferido para frutas, verduras, legumes e cereais (da classe 29.30). Ação de abstenção de uso de marca julgada procedente na justiça estadual, a qual transitou em julgado com julgamento proferido pelo STJ. Anulatória de indeferimento de ato administrativo julgada procedente, posteriormente, pela justiça federal, autorizando o registro da marca «vigor» para o produto arroz. Ofensa à coisa julgada caracterizada. Ação rescisória julgada procedente. CPC/1973, arts. 301, § 1º, e 472. Lei 5.772/1971, art. 67, caput. Lei 9.279/1996, art. 125.
«1.- A coisa julgada, a ser enfrentada na ação rescisória, privilegia antes a «res in iudicium deducta», ligada diretamente à relação de direito material e, portanto, ao mérito, integrante da essencialidade da Ação Rescisória (CPC, art. 485, caput, 1ª parte), vindo em segundo plano a correlação das partes em torno da lide posta em juízo. Quer dizer: a legitimidade de parte perde relevo diante do mérito - isto é, aquilo para cujo julgamento existe o processo judicial.

2.- No caso, a ausência do INPI como parte no primeiro processo, ação de abstenção de uso de marca, por si só, não autoriza dizer que o resultado do julgamento não possa adquirir «autoridade de coisa julgada», pois que o cotejo das sentenças proferidas, respectivamente, nas Justiças Estadual e Federal demonstra o contrário, na medida em que o ponto controvertido das lides de Bagé e do Rio de Janeiro gira em torno da expressão «VIGOR» com vistas a identificar o mesmo produto alimentício - arroz - fabricado pela ora recorrida, ao fundamento de distinção de classes.

3.- Vige no Brasil o sistema declarativo de proteção de marcas e patentes, que prioriza aquele que primeiro fez efetivo e concreto uso da marca, constituindo o registro no órgão competente mera presunção, que se aperfeiçoa pelo uso. Pelo princípio da especialidade, em decorrência do registro no INPI, o direito de exclusividade ao uso da marca é, em princípio, limitado à classe para a qual foi deferido, não abrangendo esta exclusividade produtos outros não similares, enquadrados em outras classes, excetuadas, contudo, as hipóteses de marcas notórias, justamente o que se verifica no caso em análise, em que a marca VIGOR pertence, há dezenas de anos, à ora Recorrente e é efetivamente usada com ampla notoriedade.

4.- Na hipótese, o registro da marca «VIGOR» como «notória» foi concedido à empresa ora recorrente, atraindo a interpretação do caput do Lei 5.772/1971, art. 67, vigente à época: «A marca considerada notória no Brasil, registrada nos termos e para os efeitos deste Código, terá assegurada proteção especial, em todas as classes, mantido registro próprio para impedir o de outra que a reproduza ou imite, no todo ou em parte, desde que haja possibilidade de confusão quanto à origem dos produtos, mercadorias ou serviços, ou ainda prejuízo para a reputação da marca.»

5.- Portanto, em se tratando de «marca notória» (Lei 5.772/1971, art. 67, caput, atual marca «de alto renome», em consonância com o Lei 9.279/1996, art. 125), como tal declarada pelo INPI, não se perscrutará acerca de classes no âmbito do embate marcário, porque desfruta tutela especial impeditiva do registro de marcas idênticas ou semelhantes em todas as demais classes e itens.

6.- No caso, a indicação de ofensa à coisa julgada deve ser aferida considerando não apenas o sentido literal dos arts. 301, § 1º, e 472 do CPC/1973, mas, principalmente, o seu sentido teleológico, analisados em conjunto e de forma sistemática com os Lei 5.772/1971, art. 59 e Lei 5.772/1971, art. 67, vigentes ao tempo do ajuizamento da ação de abstenção do uso de marca na Comarca de Bagé/RS.

7.- O entendimento do Acórdão rescindendo no sentido da possibilidade da convivência das marcas em confronto não se mostra compatível com o sistema legislativo pátrio, seja na vigência do Lei 5.772/1971, Lei 9.279/1996, art. 59, seja na vigência, cujo art. 125 assegura à marca registrada no Brasil considerada de alto renome - expressão que substituiu a marca notória da lei anterior - proteção especial, em todos os ramos de atividade.

8.- Desse modo, embora a lide submetida à apreciação da Justiça Federal não seja idêntica à ajuizada na Justiça Estadual, a sua solução, por questão de lógica jurídica, está subordinada à primeira. E, sob esse prisma, não se afigura razoável que não podendo a CORADINI usar e reproduzir o nome «VIGOR» - como proibição decorrente do julgamento proferido por este Superior Tribunal de Justiça - seja-lhe autorizado o registro da marca para o seguimento específico do gênero alimentício arroz.

9.- Irrelevante a circunstância de haver nos dois processos a vinculação subjetiva à coisa julgada de outras partes, sobretudo quando estas não serão prejudicadas pela rescisão do Acórdão rescindendo. É o que se verifica em relação ao INPI, que é apenas o depositário do registro da marca, e não o seu titular, uma vez que não aufere, nem mesmo indiretamente, qualquer resultado com a exploração econômica da marca.

10.- Ademais, no caso, não se vislumbra de que forma o entendimento adotado pelo Acórdão recorrido venha a beneficiar o mercado, uma vez que possibilita, inclusive, a existência de confusão por parte do consumidor, levado a crer, diante da identidade dos sinais, que tanto um como outro produto provenham de uma mesma origem.

11.- Recurso Especial provido, julgando-se procedente a Ação Rescisória.»

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