Jurisprudência em Destaque

«... 3. Cinge-se a controvérsia sobre dois pontos: a) o termo a quo do prazo prescricional para pleitear reparação de dano causado ao direito de propriedade industrial; b) a possibilidade de coexistência das marcas da recorrente e da recorrida.

[...]

3.2. Não socorre melhor sorte à tese da recorrente de que haveria possibilidade de coexistência das marcas.

Sobre a matéria, a sentença anotou:


[...]


Segundo o artigo 129, caput, da Lei 9.279/96, «a propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta lei sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148»


O artigo 130, III, da mesma Lei, confere «ao titular da marca ou ao seu depositante é ainda assegurado o direito de zelar pela sua integridade material ou reputação»


É incontroverso o fato que a autora é proprietária das marcas nominativa e mista «LARA» conforme lhes garantem os certificados nº 816281629 (f. 50) e 81741799 1(f. 52), emitidos pelo INPI.


A ré DELARA Transportes Ltda. tentou registrar sua marca mista no INPI, mas não logrou êxito, conforme melhor elucidam os autos em apenso.


Em função disso, é certo que a autora tem o direito de usar, com exclusividade, as marcas de sua propriedade, não podendo a ré, sem licença regularmente outorgada, fazer uso, mesmo camuflado, da marca alheia.


Não pode a requerida continuar utilizando a marca «DELARA». de forma isolada ou como marca mista, porque como isso viola o direito de exclusividade da autora, pois a convivência de ambas as marcas pode gerar confusão, erro ou dúvida no espírito desarmado do consumidor.


Analisando as marcas em cotejo, convenço-me que a marca mista da ré (DELARA) detém potencialidade para gerar confusão, dúvida ou erro nos consumidores, em relação à marca precedentemente registrada (LARA).


Não é preciso ser perito para perceber que a marca mista ostentada pela requerida detém, visualmente, capacidade de distinção em relação à marca nominativa da empresa autora. Isso é evidente porque a marca mista opera com um desenho (logotipo) associado ao nome:


[...]


Mas isso não é suficiente para descaracterizar a potencialidade de confusão no espírito do consumidor, pois a distinção entre as marcas não se esgota no apelo visual.


Em primeiro lugar, em relação ao nome, note-se que a semelhança gráfica e fonética entre os vocábulos é intensa: ao ouvido, LARA e DELARA produzem sons muito próximos, somente distinguidos pelo afixo DE do segundo nome, que, ainda asim, por se assemelhar a uma preposição, pode dar a impressão de se tratarem da mesma empresa: Transportadora Lara X Transportadora de Lara.


Em casos em que.a distinção era mais evidente, pela associação de várias outras letras, com sons mais distintos, a Jurisprudência federal tem repetido a possibilidade de registro colidente:


DIREITO ADMINISTRATIVO. MARCAS. ATO DE INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REGISTRO DA MARCA «GAMA» INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO AR . 65, ITEM 17, DA LEI 5.772/71. REPRODUÇÃO PARCIAL DE MARCA ALHEIA, ANTERIORMENTE REGISTRADA: «GAMATEC»


1 .Manifesta semelhança gráfica e fonética entre as marcas «GAMA» e «GAMATEC». referentes aos produtos da classe 07, da Classificação de Produtos e Serviços do INPI. Mesmo ramo mercadológico, ainda que não se refiram exatamente aos mesmos produtos.


2. Manifesta colidência entre as marcas, possibilitando erro, dúvida ou confusão por parte do consumidor. Ato legítimo e regular de indeferimento do pedido de registro ante a colidência.


3. Recurso conhecido e provido, com a reforma da sentença.


(TRF2, 5a. Turma, AC 9002263066, Juiz Guilherme Calmon Nogueira da Gama, unânime, DJU 30/11/2003)


DIREITO ADMINISTRATIVO. MARCAS. ATO DE INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REGISTRO DA MARCA «TRINACRIA» ART. 65, ITEM 17, DA LEI 5.772171. MARCA ALHEIA ANTERIORMENTE REGISTRADA: «CRIA»


1 .Manifesta semelhança gráfica e fonética entre as marcas «TRINACRIA" e «CRIA». referentes aos produtos da classe 30, da Classificação de *Produtos e Serviços do INPI. Mesmo ramo mercadológico, ainda que não se refiram exatamente aos mesmos produtos.


2. Evidente colidência entre as marcas, possibilitando erro, dúvida ou confusão por parte do consumidor. Ato legítimo e regular de indeferimento do pedido de registro ante a colidência.


3. Recurso conhecido e improvido; com a manutenção da sentença


(TRF2, 5a. Turma, AC 9102048000, -Juiz Guilherme Calmon Nogueira da Gama, unânime, DJU 30/01/2003)


Essa semelhança gráfica e fonética entre as marcas é muito relevante no caso concreto, principalmente considerando que ambas as empresas atuam no mesmo setor mercadológico (transportes).


Mais importante ainda, como bem frisou a perícia na resposta ao quesito complementar nº 2 de f. 527 dos autos em apenso, é que a empresa DELARA nem sempre atua utilizando sua marca mista, havendo ocasiões, comprovadas nos autos, em que é divulgado apenas o nome DELARA, sem a forma gráfica peculiar que caracteriza a sua logomarca: basta apreciar a publicidade juntada às fls. 91-113 dos autos em apenso, especialmente, o contido às fls. 94, 95, 98, 101, 103, 106, 107, 108 e 109 daqueles autos.


Como exemplo, veja-se a hipótese abaixo, juntada em fotografia, pela autora, fls. 314 destes autos:


[...]


No tanque de um dos caminhões da empresa, de forma mais chamativa e intensa, consta apenas o nome DELARA, não associado aos sinais característicos da marca mista. A marca mista aparece sim, mas com bem menos intensidade, na porta da cabine do motorista.


Um outro exemplo é a propaganda de jornal trazida pela autora à f. 324:


[...]


Nessa segunda hipótese, em nenhum momento os sinais característicos da marca mista são apresentados. E no quadro menor inferior da esquerda, o nome é apresentado com separação entre a preposição DE e o complemento LARA, o que evidencia ainda mais, a possibilidade de erro ou confusão.


Com isso, a confusão que pode ser gerada entre as marcas de ambas as empresa é evidente.


Reforçando essa conclusão, aparecem as correspondências juntadas peIa empresa autora, demonstrando que muitas acabaram chegando por engano no seu endereço dada a similaridade de nomes (f. 56 e seguintes).


Se a semelhança de nomes é capaz de gerar erro ou confusão entre as diversas empresas que atuam no ramo de transportes (ou nos agentes dos correios), é certo que maior potencialidade de dúvida poderá incutir: no espírito desarmado do consumidor.


E observe-se que os consumidores dos serviços prestados, por ambas as empresas não podem ser tidos como especializados ou detentores de conhecimentos técnicos do ramo, que minorassem as possibilidades de confusão ou associação com marca alheia.


Acrescento que o fato de «DELARA» integrar o nome comercial da empresa ré, não autoriza usurpação da marca comercial alheia, devidamente registrada. Além do mais, a Transporte Lara Ltda. teve seus atos constitutivos registrados na Junta Comercial nos idos de 1973 (fls. 164-170), enquanto que a Delara Transportes Ltda. o fez somente em 1988 (fls. 19 e seguintes). Também nesse aspecto a empresa ré detém precedência e registro na Junta Comercial.


Acrescento, igualmente, que a integração do patronímico da família ao nome comercial da empresa ré, não lhe confere imunidade para molestar a exclusividade da marca alheia registrada.


Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:


NOME COMERCIAL. MARCA. PRINCIPIO DA ANTERIORIDADE. AUSÊNCIA DE REGISTRO DA MARCA PELA EMPRESA RÉ. UTILIZAÇÃO DE PATRONÍMICO. PRECEDENTES DA CORTE.


1. A circunstância do uso de patronímico não altera o princípio maior da proteção ao nome comercial, subordinado ao princípio da anterioridade, nos termos do art. 8º da Convenção de Paris, na forma da revisão de Haia de 1925.


2. Dispondo a autora de registro de marca em diversas categorias, não pode a empresa ré, que não dispõe sequer de registro, havendo nos auto indicação de mero pedido, invadir a exclusividade nas classes registradas que impede a utilização por terceiros.


3. Recurso especial conhecido e provido.


(STJ, 3aTurma, RESP 406163, unânime, ReI. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJU 11/11/2002)


Destaco nesse acórdão, elucidativo trecho do voto do Ministro Retator Carlos Alberto Menezes Direito:


Neste caso, não se discute a anterioridade do registro do nome da ré que se assumiu como certo. O que se examina é, apenas, se a circunstância de se tratar de patronímico dos sócios exclui a proteção. Entendo que não. Não há distinção na Convenção de Paris sobre tal aspecto. O que deve prevalecer é a anterioridade do registro. Comprovado que o da autora é anterior, não pode a ré dele fazer uso pouco importando que seja o patronímico de seus sócios.


Por essas razões é que procede a pretensão cominatória da empresa autora no sentido de fazer cessar a ofensa ao seu direito de exclusividade de uso de marca registrada.


[...]

O acórdão recorrido, por seu turno, dispôs:


[...]


No mérito, quanto à ofensa ao direito de propriedade da marca da autora, a questão já foi enfrentada no processo 98.00.11517-0 (AC 2005.04.01.9763-4), em que mantido o indeferimento do pedido de registro da marca utilizada pela ré em virtude de colidência com a marca registrada da autora.


O registro no INPI é dotado de eficácia erga omnes, conferindo àquele que o promoveu a propriedade e o. uso exclusivo da marca, e não é possível desconstituir a decisão do INPI nos autos de um processo do qual o Instituto não faz parte.


Acerca dos direitos sobre o sinal- «DELARA» enquanto núcleo do nome comercial da empresa e o direito do titular do nome civil ao uso deste em seu nome comercial independente de autorização, não se discute aqui o nome comercial da ré; Delara Transportes Ltda., mas a proteção da marca comercial "LARA» e do uso da marca «DELARA»


[...]

O Tribunal de Justiça a quo, por fim, afastou a prescrição e condenou a ora recorrente ao ressarcimento das perdas e danos sofridos pela ora recorrida, pelo critério do inciso III (a remuneração que o autor da violação teria pago ao titular do direito violado pela concessão de uma licença que lhe permitisse legalmente explorar o bem) do art. 210 da Lei 9279/1996, a serem aferidos em liquidação. Quanto aos danos morais (requeridos no valor de dois milhões duzentos e vinte e oito mil reais), o Tribunal de origem entendeu não restarem comprovados.

De modo a sustentar a coexistência das marcas DELARA e LARA, a recorrente afirma que sua denominação decorre diretamente do nome civil de seu fundador Wilson de Lara. Por esse motivo, há possibilidade de coexistência de tais marcas.

Aduz, ainda, diferença abissal entre a forma de atuação das litigantes pelo fato de esta possuir filiais em todo o Brasil e no exterior. Diante disso, seria possível afastar a incidência dos arts. 129, 208 e 209 da Lei de Propriedade Industrial.

Inicialmente, destaco que a própria recorrente afirma às fls. 1092 que, em vista das lides, alterou a sua denominação social para Delara Brasil Ltda.

De outra parte, a Lei de Propriedade Industrial, em seu artigo 129, estabelece que:


A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148.

João da Gama Cerqueira assim discorreu sobre os efeitos do registro marcário (CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da Propriedade Industrial. Vol. 2. Tomo 2. Parte 3. Editora Revista Forense: Rio de Janeiro, 1956. p. 76-77):


O registro torna certa a data da apropriação da marca e fixa os seus elementos, além de fazer público o ato da apropriação. Mas o seu efeito principal, como declara a lei, é assegurar ao seu titular o direito ao uso exclusivo da marca e, como consequencia, o direito de impedir que outros a empreguem para o mesmo fim.


[...]


Assegurando ao proprietário da marca o direito ao seu uso exclusivo, o registro fixa, ao mesmo tempo, a extensão desse direito. A lei protege tudo o que se acha compreendido no registro no que respeita à composição da marca como no que se refere às suas aplicações.

Retomando a análise do caso, a recorrida possui 3 marcas registradas perante o INPI: a) a marca nominativa LARA na classe 38:40, sob o número 815630786; b) a marca nominativa LARA, nas classes 38:20 e 38:40, sob o número 816281629 e c) a marca mista TRANSPORTES LARA, nas classes 38:20 e 38:40.

Portanto, não há como negar o direito de titularidade exclusiva da recorrida das marcas LARA, nas classes 38.20 e 38.40.

Não colhe também a alegada diferença de segmento mercadológico apontada pela recorrente.

O acórdão combatido deixa claro - inclusive em sua ementa - que: «Ante a semelhança gráfica e fonética entre os nomes das marcas, o fato das empresas explorarem o mesmo setor de atividade e a possibilidade de erro, dúvida ou confusão, para o consumidor, correta a sentença ao determinar a ré que se abstenha de usar a marca em violação aos direitos da autora."

Denis Borges Barbosa, em lição adequada, que guarda estrita sintonia com a lei de regência e jurisprudência do STJ, afirma que a marca deve diferenciar-se daquelas que disputam o mesmo mercado, não podendo, nesses casos, ser concedido registro à que tenha potencial de causar confusão ou associação com outra pré-registrada, «levando em conta as semelhanças do conjunto, em particular dos elementos mais expressivos, e não as diferenças de detalhe» e o público a que se destina as marcas para aferimento da possibilidade de colidência: ...» (Min. Luis Felipe Salomão).»

Doc. LegJur (138.0991.2000.0000) - Íntegra: Click aqui


Referência(s):
▪ Propriedade industrial (Jurisprudência)
▪ Marca (Jurisprudência)
▪ Uso indevido (v. ▪ Marca) (Jurisprudência)
▪ Marca alheia anteriormente registrada (v. ▪ Marca) (Jurisprudência)
▪ Impossibilidade de coexistência (v. ▪ Marca) (Jurisprudência)
▪ Prescrição (v. ▪ Marca) (Jurisprudência)
▪ Prazo prescricional (v. ▪ Marca) (Jurisprudência)
▪ Reparação de danos (v. ▪ Marca) (Jurisprudência)
▪ Dano permanente (v. ▪ Marca) (Jurisprudência)
Lei 9.279/1996, art. 124, XIX (Legislação)
Lei 9.279/1996, art. 129 (Legislação)
Lei 9.279/1996, art. 208 (Legislação)
Lei 9.279/1996, art. 209 (Legislação)
Lei 9.279/1996, art. 225 (Legislação)
▪ CF/88, art. 5º, XXIX
▪ CDC, art. 4º, VI.
▪  1.105.422/STJ (Propriedade industrial. Marca. Medicamento. Radical «Sor». Ação de abstenção de uso de marca cumulada com pedido de indenização por danos materiais e compensação por danos morais. Utilização de termo designativo do componente principal do medicamento. Coexistência. Possibilidade. Consumidor. Concorrência desleal. Inexistência na hipótese. Lei 9.279/1996, arts. 18, II, 124, VI, 129 e 195, III. CDC, art. 4º, VI. CF/88, art. 5º, XXIX).